Международный правовой курьер

В перечне ВАК с 2015 г.

Проверка ЕАЭС на прочность или дело табак

Test of strenth for EAEU or the tabacco final cause

Под контрафактной продукцией понимают любой товар, в ходе производства или распространения которого  происходит нарушение прав интеллектуальной собственности третьих лиц. Но не все так просто, как это выглядит на бумаге. Большинство потребляемых товаров имеют множество составляющих. Каждая из них в отдельности может являться самостоятельным объектом охраны. Эти объекты могут касаться внешнего вида, материала, технологии  изготовления, особенностей  функционирования устройства, охраняемых патентами на изобретения с компьютерной составляющей.

Abstract:

Counterfeit products are meant as any product in the course of production or distribution which can occure a violation of the third parties’ intellectual property rights. But its not just as simple as it seems to be in the documentations. Most of the goods consumed have many components. Each of them separately may be an independent object of protection. These objects may relate to the appearance, material, manufacturing technology, features of the device, protected by patents for inventions with a computer component.

Часть 1

Обвинение в выпуске контрафактной продукции  как оружие в конкурентной борьбе

Под контрафактной продукцией понимают любой товар, в ходе производства или распространения которого  происходит нарушение прав интеллектуальной собственности третьих лиц. Но не все так просто, как это выглядит на бумаге. Большинство потребляемых товаров имеют множество составляющих. Каждая из них в отдельности может являться самостоятельным объектом охраны. Эти объекты могут касаться внешнего вида, материала, технологии  изготовления, особенностей  функционирования устройства, охраняемых патентами на изобретения с компьютерной составляющей.

Патентная битва между электронными гигантами Samsung  и Apple[1] выявила ловушки и подводные камни, связанные с взаимоперекрещивающимися техническими и дизайнерскими  решениями, по-разному охраняемыми в разных странах.  То, что может квалифицироваться нарушением интеллектуальных прав в рамках одной национальной юрисдикции, необязательно будет считаться таковым в другой.

Одним из внешних признаков контрафактной продукции, для выявления которых не требуется специальных знаний, является нарушение прав на товарный знак. Использование чужого средства индивидуализации или схожего с ним обозначения  проистекает из  стремления   воспользоваться  репутацией и известностью, приобретенной другими, погреться в лучах чужой славы. Обвинение в производстве или распространении контрафактной продукции является «летальным оружием». Его использование  позволяет подорвать рыночные позиции и изгнать с рынка конкурента.  При этом не часто встречается, чтобы   в юридической схватке участвовали соперники одной весовой категории. Чаще всего экономический тяжеловес предъявляет претензии к более слабому действительному или мнимому  сопернику[2], который готов пойти на мировую, чтобы избежать финансовых потерь и юридических рисков.

Обладание обязывает или бремя лидерства

В литературе и у специалистов, занимающихся  защитой интеллектуальной собственности в судах (IPR litigation),[3] бытует мнение, что сама природа товарных знаков требует от правообладателей неустанных усилий. Усилий по мониторингу рынка, чтобы предотвратить размывание знаков или их превращение в родовое понятие как стало с товарным знаком «лимонад», который превратился в обозначение любых прохладительных напитков.  Обладание известным товарным знаком является своего рода «шапкой Мономаха», которую приходится нести всем известным брендам, дабы избежать размывания  узнаваемости знака и связанного с ним ассоциативного ряда. Поэтому агрессивность и сутяжничество — это бремя известных правообладателей, а не их свободный выбор. Тем не менее, юридически значимая граница между использованием исключительного права и злоупотреблением им от этого не стирается.

Запугивание как элемент стратегии и тактический ход

Тактика запугивания путем предъявления претензии в нарушении прав на товарный знак активно используется на ограниченных или сужающихся рынках[4]. Рассмотрим один из примеров.

Во всем мире набирает обороты борьба за здоровый образ жизни против курения. Потребление табачной продукции в высокоразвитых странах сокращается. Табачным компаниям приходится вести ожесточенную борьбу с реальными или потенциальными соперниками, используя войну цен и  обвинения в нарушении прав на интеллектуальную собственность. В Европе и США ведение конкурентной борьбы  с помощью таких обвинений юридического характера — дело весьма дорогостоящее. На развивающихся рынках это обходится на порядок дешевле, а пропагандистский эффект сопоставим.

В Российской Федерации, где доминируют американские табачные компании[5], была предпринята попытка запятнать репутацию производителей табачных изделий «Ararat» из Армении, обвинив  их в нарушении прав на товарный знак «Marlboro».  Логика была сравнительно простой: сигареты в современной упаковке, ввозимые в Россию с территории стран-участниц ЕАЭС, могут быть контрафактными. Оставалось обосновать  эту логику судебными решениями.

Законодательство о товарных знаках позволяет предъявлять исковые требования о нарушении прав на товарный знак во всех случаях,   когда правообладатель считает, что принадлежащее ему исключительное право на обозначение, содержащееся в свидетельстве на товарный знак, было нарушено, нарушается или может быть нарушено.  После безуспешной попытки оспорить регистрацию товарного знака «Ararat» для табачных изделий на территории Армении заинтересованные лица решили изменить тактику. Претензия о нарушении прав на товарный знак путем распространения сигарет «Ararat», которые потребитель мог бы спутать с «Marlboro»,  была предъявлена компанией Филип Моррис БрэндсСарл, зарегистрированной в Швейцарии по адресу: Кэ Жанрено 3, 2000 Невшатель, к магазину в Москве, специализирующемуся на продаже товаров из Армении.

Магазин подсчитал, во сколько обойдется борьба за истину в суде. Баланс был не в пользу истины. Смириться было  дешевле. В противном случае нужно было доказывать абсурдность заключения различных специалистов относительно опасности смешения товарных знаков производителя сигарет из Армении   с элементами  обозначения товарного знака «Marlboro». Дешевле было выйти из дела № А 40-3113/2016, которое обещало быть затяжным и дорогостоящим.

Ситуация осложнялась и тем, что на  территории России  знак «Marlboro» по международной регистрации №1023145 считается юридически общеизвестным с 01.05.2013 г. Но фактически известность и репутацию он приобрел гораздо раньше. Во  времена перестройки за пачку этих сигарет в Москве можно было доехать до аэропорта. В этих условиях вопрос о сходстве до степени  смешения любых хороших иностранных  сигарет с американскими сигаретами приобретал философское измерение – все они чем-то похожи. По закону все производители сигарет обязаны крупными буквами оповещать курильщиков об опасностях, связанных с курением одинаковым шрифтом, размещая на упаковке формулу предупреждения на одном и том же месте. Данное требование является своеобразным уравнителем, делающим все пачки сигарет носителем совпадающей информации.

Ночью все кошки серы

Закон лишает  покупателей возможности делать выбор, ориентируясь на дизайн пачки сигарет.  Согласно статье 19 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013г. №15-ФЗ потребитель должен выбирать сигареты исключительно по их названию из списка, предоставленного магазином. Соответственно, когда  требования законодательства выполняются,   спутать  упаковки  пачки сигарет не представляется возможным. Перепутать разные названия тоже невозможно.  Раз смешения не происходит, нет, то не происходит и введения потребителя в заблуждение  относительно марки сигарет и его производителя.

В современных условиях товарный знак утрачивает функцию индивидуализации производителя

Товарный знак на упаковке удостоверяет факт приобретения лицензии от обладателя товарного знака.  Так обладатель товарного знака и производитель сигарет не являются  американскими компаниями, как наивно думает потребитель.  В соответствии с сублицензионным договором от 17.02.2012 №ЗД0094946 право использования товарного знака  было передано компании ЗАО «Филип Моррис Ижора», 198323, Ленинградская область, Ломоносовский район, производственная зона «Горелово», квартал 2, Волхонское шоссе, 7.  Учредителями ЗАО «Филип Моррис Ижора» являются Компания ФТР Холдинг С.А. (Швейцария), Филип Моррис Холланд БВ (Нидерланды). Вид деятельности по ОКВЭД – производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции.

Табачные изделия Marlboro на территории России также производит ОАО «Филип    Моррис Кубань». Потребителям вряд ли известно о реальном производителе сигарет, поэтому они не могут спутать производителя.   В условиях, когда управление товарными знаками становится отдельным видом деятельности, которым занимаются иные юридические лица, чем производитель товаров и услуг, связь между производителем и товарным знаком приобретает черты юридической фикции. Поэтому, когда кто-либо третий производит товары или оказывает услуги на основании лицензии на использование товарного знака, то это означает лишь то, что  данная деятельность не является контрафактной с точки зрения обладателя исключительного права на товарный знак.

По мере того, как товарный знак утрачивает функции средства индивидуализации, потребитель начинает все более полагаться на характер сборки и место производства. Отсюда лукавые указатели «сделано в Европе» на одном полюсе. Или требование минимального процента комплектующих изделий  национального происхождения, для того, чтобы указывать  «сделано в  Швейцарии», Италии или в иной стране, пользующейся доверием потребителя на другом.

Ослабление защитной функции товарного знака как следствие ограничений и запрета рекламы

Так ограничения на рекламу сигарет позволяют говорить только о сходстве названий  товара и делают неприменимым смысловой, фонетический и визуальный  критерии определения сходства до смешения в полном объеме.

Федеральный закон «О рекламе»[6], в числе товаров, реклама которых не допускается, перечисляет практически все, связанное с курением, включая  сигареты. Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»[7] устанавливает важное требование к реализации табачной продукции при розничной торговле, а именно:

«Информация о табачной продукции, предлагаемой для розничной торговли, доводится продавцом в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей до сведения покупателей посредством размещения в торговом зале перечня продаваемой табачной продукции, текст которого выполнен буквами одинакового размера черного цвета на белом фоне и который составлен в алфавитном порядке, с указанием цены продаваемой табачной продукции без использования каких-либо графических изображений и рисунков. Демонстрация табачной продукции покупателю в торговом объекте может осуществляться по его требованию после ознакомления с перечнем продаваемой табачной продукции».

Соответственно при покупке сигарет потребитель не видит изображение на пачке, а выбирает по названию из списка сигарет в наличии, размещенного на кассе магазина. То есть потребитель, по большей части, видит название сигарет таким, как оно значится в списке,  и не имеет возможности выбирать по дизайну упаковки.

Тем самым российский  рынок розничной реализации табачной продукции лишает табачные компании возможности рекламировать графические отличительные черты представляемых  брендов в точках общей доступности для большинства граждан. Рядовой потребитель не имеет возможности визуально сравнивать внешний вид пачек сигарет, основывая свой выбор на этом сравнении. Из этого следует невозможность реального сравнения сигаретных пачек Ararat и Marlboro на предмет их сходства.

В этих условиях спор о сходстве до степени смешения армянских сигарет с американскими на том основании, что в названии стран и пачек сигарет присутствует буква «а» или “r”, выглядит искусственным и представляет собой лишь повод обратиться с угрожающими исками к магазинам.

Недопустимые потери

Например, механическое утверждение судом мировых соглашений, где говорится о якобы имеющемся сходстве сигарет Marlboro с другими сигаретами, производимыми в Армении, представляет собой незаслуженный бонус для тех, кто, злоупотребляя правом, использует полномочия владельца товарного знака для недобросовестной конкуренции. Недобросовестная конкуренция, направленная на  вытеснение с российского рынка товаров, ввезенных из государств-участников ЕАЭС на законных основаниях, поддерживаемая судами,  приводит к тому, что реальным потерпевшим становятся  положения Договора ЕАЭС о свободном движении  товаров[8]

Часть 2

К вопросу о сходстве до степени смешении геометрических фигур

Philip Morris Brands Sarl использует комбинированный товарный знак со словесным элементом вместе с геометрическим фигурами, зарегистрированными в качестве товарных знаков по международной процедуре в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Так как смыслового, фонетического и визуального сходства слов Арарат и Мальборо не наблюдается, возможным остается только схоластический спор по поводу схожести геометрических фигур и геральдики.

Возникает вопрос: в какой мере ломаная линия стилизованного изображения горных вершин горы Арарат (Большой и малый Масис) способны ввести  в заблуждение потребителя относительно производителя товара и места его производства. Такого риска нет, так как данное обозначение представляет собой единую композицию, посвященную почитаемым армянским народом символам Армении — горе Арарат (Большой Масис и Малый Масис). Они используются  на товарах армянского производства и известны российскому потребителю со времен Советского Союза.

Соответствующие обозначения зарегистрированы в качестве товарных знаков в Республике Армения в отношении товара 34 класса МКТУ (сигареты) в соответствии с регистрациями №№ 23642 с приоритетом от 26.05.2015, 16468 с приоритетом от 28.06.2010,   23427 с приоритетом от 18.03.2015,  23426 с приоритетом от 18.03.2015.

Сказанное означает, что оспариваемые обозначения армянского производителя не являются геометрической абстракцией. Они несут смысловую нагрузку, так как изображают стилизованный силуэт священной для армян горы Арарат, являющейся национальным символом.  Над словом Ararat размещена аббревиатура  IMT правообладателя (International Masis Tabak).

Пробел в законодательстве ЕАЭС

Учитывая, что разумные основания для предъявления претензии относительно сходства товарных знаков отсутствуют, остается выдвигать предположения. Одно из них состоит в стремлении наших западных партнеров воспользоваться тем обстоятельством, что охрана  товарных знаков, зарегистрированных в стране происхождения государства-члена ЕАЭС и нанесенных на упаковку выпущенного в ней товара, остается юридически безразличной при рассмотрении национальными судами споров о сходстве до степени смешения  используемых обозначений. Представляется, что до появления товарного знака ЕАЭС этот пробел мог бы  быть ликвидирован, путем дачи разъяснений    Комиссией ЕАЭС в ответ на запросы национальных судов, учитывая, что вопросы интеллектуальной собственности, относятся к сфере ее деятельности в соответствии с подпунктом 17 пункта 3 Положения о Евразийской экономической комиссии[9].

[1] Не добившись в американских судах полномасштабного удовлетворения своих требований к Samsung за нарушение прав на патенты, которые обеспечивают  функционирование флагманских смартфонов конкурента,  компания  Apple атаковала с другого фланга. 6 ноября 2017 г. она обвинила конкурента в нарушении исключительного права на дизайн, посчитав, что нарушением является сам внешний вид изделия. Компания потребовала компенсировать нанесенный ущерб в размере всех доходов, полученных от продажи изделий Samsung, нарушающих исключительное право на смартфоны Apple, зарегистрированные как промышленный образец, а также сумму разумных роялти, на которые Apple могла бы рассчитывать, заключив соответствующие лицензионные соглашения.

Об истории противостояния в  спорах о нарушении патентов на изобретения , начиная с 2011 г. до 2016 г., когда Верховный суд США решил, что ущерб должен рассчитываться, исходя не из стоимости всего изделия, а только тех его компонентов, которые охраняются патентами,  и вернул дело в калифорнийский суд в Сан Хосе, см.: https://appleinsider.com/articles/18/06/27/apple-versus-samsung-iphone-design-patent-trial-finally-completely-over

При последовавшем судебном пересмотре 24 мая 2018 г. федеральное жюри вынесло решение, что южно-корейская компания должна выплатить Apple 533,316,606 долларов США за нарушение прав на промышленные образцы и еще 5,3 миллиона долларов за нарушение прав на две  полезных модели. Описание патентов см.: https://www.cnet.com/news/apple-and-samsung-face-off-again-in-san-jose-california-court-over-design-patents/

[2]  Некоторые транснациональные компании регистрируют в качестве товарных знаков обозначения «про запас».  Делается  это с целью  воспрепятствовать их использованию со стороны вероятных конкурентов. Так компания  Соca Cola зарегистрировала как товарный знак обозначение «Honest Tea”.  Словосочетание может быть переведено на русский язык как честный или настоящий чай. Для выпуска продукции обозначение не использовалось. Тем не менее, существование товарного знака было использовано  для предъявления к владельцам семейной кофейни “Honest Coffee” требования сменить название.  Регистрация такого описательного товарного знака на уровне ЕС, без предъявления свидетельства о приобретенной различительной способности,  вызвало удивление у профессионального сообщества.  Многие обратили внимание на то, что  хотя обозначение было зарегистрировано более 10 лет назад  для различных напитков, включая чай и кофе, его использование против местной кофейни  в 2018 году выглядит неадекватным. Это  дало основание местной прессе обвинить транснационального гиганта в несоразмерном использовании  патентной силы.  О таком использовании журналисты пишут как о ‘trademark bullying” , своего рода патентном запугивании. Такие действия встречают моральное осуждение, так как они размывают границу между использованием права и злоупотреблением правом.
https://www.worldipreview.com/news/coca-cola-accused-of-bullying-uk-coffee-shop-owners-15003

] Gaston Kroub  в публикации «Bagging a Trademark Bully” предостерегает от превращения предъявления исков в защиту товарного знака от размывания в навязчивую идею, которая может аукнуться самым неожиданным образом, включая встречные иски. https://abovethelaw.com/2017/07/bagging-a-trademark-bully/

[4]  Газета Ведомости от 18.10. 2016 г. сообщила, со ссылкой на материалы компании, что производитель табачной продукции Philip Morris за 9 месяцев текущего года сократил отгрузки сигарет в России на 10,2%, до 59,1 млрд. штук по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.

[5] Компания Philip Morris оценивает свою долю на табачном рынке России по итогам 9 месяцев какого года? в 27,2%.

[6] Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О рекламе» ст. 7

[7] Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ  «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»  ст. 19

[8] В соответствии с положениями пункта 1 статьи 1, абзаца пятого статьи 2, абзаца третьего статьи 4, пункта 2 статьи 28 Договора Евразийского экономического союза  в рамках Союза обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, определенных Договором о Союзе и международными договорами в рамках Союза.

Территории государств-членов составляют единое экономическое пространство, на котором функционируют сходные (сопоставимые) и однотипные механизмы регулирования экономики, основанные на рыночных принципах и применении гармонизированных или унифицированных правовых норм, и существует единая инфраструктура.

Одной из целей Союза является стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза.

Внутренний рынок охватывает экономическое пространство, в котором согласно положениям Договора о Союзе обеспечивается свободное передвижение товаров, услуг, рабочей силы и капитала.

[9] Договор о Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 11.04.2017)Приложение N 1 ПОЛОЖЕНИЕ О ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Информация об авторе:

В.Л. Энтин, Доцент кафедры адвокатуры МГИМО(У) МИД РФ

Information about the author:

Vladimir L. Entin, Associate Professor of Advocacy MGIMO (U), Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

 

 

Добавить комментарий

Войти с помощью: